Det varemærkeretlige friholdelsesbehov.
Den 12. maj 2010 afsagde Sø - og Handelsretten dom i sagen Tivoli A/S mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagens problemstilling var, hvorvidt registreringen af det norske selskab Thomas Tivoli A/S´ ordmærke "THOMAS TIVOLI" i 2003 var i strid med det af Tivoli A/S registrerede og velkendte varemærke "TIVOLI".
Forud for dommen havde Patent - og Varemærkestyrelsen (Styrelsen) og derefter Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) i 2008 ikke taget Tivoli A/S´ (Tivoli) indsigelse mod registreringen af ordmærket "THOMAS TIVOLI " til følge. Afgørelserne begrundedes hovedsageligt med henvisning til EF Domstolens samlede konklusion i sagen C-102/07 "Adidas-sagen ", hvor EF Domstolen udtalte, at erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte et ord i dets generiske betydning (det varemærkeretlige friholdelsesbehov), som i dette tilfælde, hvor tivoli er angivelsen af forlystelsesparker som art, mens ordet "TIVOLI" uden tilføjelser vil udgøre en krænkelse af Tivolis velkendte varemærke.
For Sø - og Handelsretten nedlagde Tivoli principalt påstand om, at Ankenævnet skulle slette varemærket "THOMAS TIVOLI", subsidiært at Ankenævnet skulle begrænse varefortegnelsen for "THOMAS TIVOLI" til alene at omfatte "tivoli, forlystelsesparker, rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser". Tivoli A/S gjorde desuden gældende, at "TIVOLI" er et så velkendt, stærkt og mangeårigt indarbejdet varemærke, at det har opnået særpræg for forlystelsesparker og dermed en udvidet beskyttelse. På baggrund heraf gjorde Tivoli gældende, at enhver tredjemands brug af mærket, ville udgøre en krænkelse og udvanding af mærket, idet omsætningskredsen i nærværende tilfælde ville antage en forbindelse mellem "THOMAS TIVOLI" og "TIVOLI". Tivoli ville derved blive associeret med en forlystelse af en markant anden kvalitet. Med hensyn til spørgsmålet om den generiske betegnelse påpegede Tivoli, at den manglende genitivapostrof i "THOMAS TIVOLI" medfører, at det ikke fremstår klart, om "tivoli" bruges som generisk betegnelse eller ej.
Ankenævnet gjorde heroverfor gældende, at i der i en registreringssag som denne, skal fortages en konkret helhedsbedømmelse af mærkeligheden og vareligheden. I medfør af Varemærkeloven § 15, stk.4 nr. 1 forudsætter en krænkelse af det ældre varemærke, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, og indehaveren af det ældre varemærke skal kunne føre bevis for disse omstændigheders tilstedeværelse. Denne bevisbyrde fandt Ankenævnet ikke, at Tivoli havde løftet. Med hensyn til forvekslingsrisikoen gjorde Ankenævnet gældende, at "TIVOLI" er ét ord, bestående af 3 stavelser, mens "THOMAS TIVOLI" er to ord og desuden er den dominerende del af "THOMAS TIVOLI" efter almindelige regler mærkedelen "THOMAS". Ankenævnet påpegede endelig, at navnet Tivoli savnede oprindeligt særpræg, idet inspirationen til navnet er hentet fra Frankrig og Italien, og at man ved almindelig Krak-søgning kan konstatere, at Tivoli anvendes af flere andre.
Sø - og Handelsretten fandt ikke, at der forelå en forvekslingsrisiko mellem de to mærker og dermed grundlag for nægtelse af registrering af mærket "THOMAS TIVOLI". Retten begrundede dette med mærkernes indhold af antal ord og stavelser, at ordet "TIVOLI" i "THOMAS TIVOLI" anvendes på en beskrivende måde for den virksomhed (omrejsende tivoli), som Thomas Tivoli A/S driver og endeligt, at det fandtes tvivlsomt, at omsætningskredsen vil blive henledt til at tro, at der skulle bestå en sammenhæng mellem det berømte forlystelsesetablissement i København og så Thomas Tivoli A/S. Ankenævnet blev som en følge deraf fritaget for Tivolis principale påstand. Til gengæld fandtes den beskyttelse, som det velkendte og indarbejdede "TIVOLI"-mærke har, at udgøre en registreringshindring for mærket "THOMAS TIVOLI" uden for området forlystelsesparker, hvor mærkedelen "THOMAS TIVOLI" ikke anvendes beskrivende. Ankenævnet blev derfor tilpligtet til at begrænse varefortegnelsen for "THOMAS TIVOLI" til alene at omfatte "tivoli, forlystelsesparker, rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser " og Tivolis subsidiære påstand blev dermed til taget til følge.